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一文读懂“小米生活”商标案惩罚性赔偿5000万的“背后”

时间:2020-11-26


——“恶意抢注商标,将越来越行不通了!

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5000万赔偿:“小米生活”打赢2019年收官战

年终岁尾,又到了“买买买”的时候了!对于广大“米粉”来说,添置电子产品或购买生活消费品,自然会优先选择“帮你买得值”的导购网站——小米生活。

不过米粉们可能并不知道的是,“小米生活”的商标持有者小米科技有限责任公司(下称“小米科技公司”)及其关联企业小米通讯技术有限公司(下称“小米通讯公司”)在近日赢得了一场商标保护的漂亮战役,为2019年画上了完美的句号!



根据江苏省高级人民法院2019年12月31日作出的终审判决显示,法院认为小米科技公司的“小米”注册商标在涉案商标申请注册日前已达到驰名状态,并对小米科技公司及小米通讯公司提出的5000万元经济损失及41.4198万元合理支出的诉讼请求适用惩罚性赔偿,予以全额支持。

该案被告为中山奔腾电器有限公司(下称“中山奔腾公司”)、中山独领风骚生活电器有限公司(下称“独领风骚公司”)及自然人麦大亮,本案涉及到驰名商标认定、商标抢注、商标侵权、不正当竞争等,案情复杂。


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来龙去脉:小米通讯和中山奔腾的商标争议

现在,让我们一起来了解该案详情。为便于理解,我们按时间顺序进行了梳理,具体如下:

▪︎ 2011年11月23日,中山奔腾公司提出对“小米生活”商标的注册申请。
▪︎ 2015年7月7日,经异议程序,中山奔腾公司“小米生活”商标获准注册,核定使用在热水器、燃气炉、冰箱、饮水机、电炊具等第11类商品上,并将“小米生活”商标授权独领风骚公司使用。
▪︎ 2016年9月,独领风骚公司董事长麦大军将其美术作品“小米生活”办理著作权登记,著作权登记证书上记载的作品完成时间为2008年6月10日。
▪︎ 2017年10月24日,小米科技公司针对涉案商标提出了无效宣告请求。
▪︎ 2018年8月8日,原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出裁定,认定中山奔腾公司注册涉案商标的行为构成《商标法》所指以其他不正当手段取得注册的情形,宣告涉案商标无效。
▪︎ 2018年9月10日,小米科技公司向亚洲域名争议解决中心北京秘书处提交投诉书,认为“小米生活电器.com”与“xiaomi668.com”域名被中山奔腾公司恶意注册和使用,要求其将两个争议域名转移至小米科技公司。
▪︎ 2018年11月19日,亚洲域名争议解决中心北京秘书处专家组裁决中山奔腾公司需将两个争议域名转移给小米科技公司。
▪︎ 2018年11月13日,小米科技公司将中山奔腾公司、独领风骚公司及麦大亮等诉至南京市中级人民法院,请求法院确认被告侵权,并要求被告连带赔偿其经济损失5000万元及合理支出41.4198万元。一审判决予以全部支持。
▪︎ 2019年12月31日,江苏省高级人民法院二审判决驳回中山奔腾公司、独领风骚公司、麦大亮的上诉请求,维持一审判决。

据悉,2010年4月至今,小米科技公司累计申请注册了6200余件商标,但“小米生活”却被中山奔腾公司抢注。正是因为商标布局中的这一疏忽,导致了上述如此复杂、耗时长达两年的维权之路。


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争议要点:恶意抢注、商标侵权和不正当竞争

针对“小米生活”商标和域名的侵权,小米科技的维权之路是如此漫长。那么,该案中小米科技公司和中山奔腾公司之间的主要争议点到底在哪些方面呢?

争议一:驰名商标被恶意抢注

小米科技公司、小米通讯公司主张:“小米”作为公司主要商标,宣传持续时间长、方式多样、费用金额巨大、范围遍及全国,因此,涉案“小米”商标在中山奔腾公司申请注册“小米生活”商标前已构成驰名商标。

这一点得到了一审和二审法院的认可,认定“小米”商标在2011年11月23日涉案商标“小米生活”被中山奔腾公司申请注册前已为相关公众所熟知,构成驰名商标。

争议二:商标侵权与不正当竞争

小米科技公司、小米通讯公司还主张:

— 中山奔腾公司、独领风骚公司未经小米科技公司、小米通讯公司许可,在电磁炉等产品上使用与涉案“小米”商标近似的标识,构成商标侵权;

— 中山奔腾公司、独领风骚公司使用“小米生活—为品质而生”、“我们只做生活电器中的艺术品”等宣传语及橙白配色的宣传行为,是引人误解的虚假宣传行为,构成不正当竞争;

— 麦大亮为中山奔腾公司、独领风骚公司实施侵权行为提供收取款项的帮助,且与两公司存在财产混同的情形,应当停止其帮助侵权的行为并对中山奔腾公司、独领风骚公司的赔偿责任承担连带责任。

小米科技公司和小米通讯公司在上述三点大获全胜,得到了一审和二审法院支持。

争议三:是否适用惩罚性赔偿

小米科技公司、小米通讯公司认为,中山奔腾公司、独领风骚公司的侵权行为具有极为明显的恶意,情节极为恶劣,所造成的后果亦十分严重,应当适用3倍惩罚性赔偿。

对此,一审和二审法院均认定小米科技公司、小米通讯公司的诉求合理,予以支持。


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律解读:中山奔腾使用自己商标却判赔偿

在该案中,“小米生活”商标的确由中山奔腾公司于2015年7月7日获准注册,并将其授权给独领风骚公司使用。截至2018年8月8日“小米生活”商标被原国家工商行政管理总局商标评审委员会裁定宣告无效前,中山奔腾公司和独领风骚公司使用的是自己的已获准注册的商标,属于合法行为。

既然如此,中山奔腾公司和独领风骚公司何至于赔偿5000多万?驰名商标、商标侵权、不正当竞争及惩罚性赔偿的法律依据是什么?该如何进行界定呢?

✦ 驰名商标的认定

驰名商标是指在国内被大多数人所周知的,并且享有较高声誉的商标。一旦驰名商标被注册之后,不管是任何人,任何单位,任何组织都不能禁止使用。

《商标法》第十四条

驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素:

(一)相关公众对该商标的知晓程度;
(二)该商标使用的持续时间;
(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;
(四)该商标作为驰名商标受保护的记录; 
(五)该商标驰名的其他因素。

在本案中,由于“小米”作为商标宣传持续时间长、方式多样、费用金额巨大、范围遍及全国,因此江苏省高级人民法院经审理认定,“小米”商标在2011年11月23日涉案商标“小米生活”被中山奔腾公司申请注册时已为相关公众所熟知,构成驰名商标。中山奔腾公司的行为属于恶意抢注,是对驰名商标“小米”的侵权行为。

✦ 商标侵权和不正当竞争

《商标法》分别在第五十七条和第五十八条对商标使用侵权和不正当竞争做了相关规定。

《商标法》第五十七条

有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:

(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;
(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;
(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;
(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;
(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;
(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;
(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。


《商标法》第五十八条

将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

根据判决书,中山奔腾公司与独领风骚公司在经营场所、网站、微信公众号、被控侵权商品等处突出使用其注册商标“小米生活”,不正当地利用“小米”驰名商标的市场声誉,误导公众,损害了驰名商标所有人的利益,构成商标侵权;两个涉案域名中的“小米生活电器”与“xiaomi”系对已驰名的涉案“小米”商标的摹仿或音译,足以造成相关公众产生误认,也构成商标侵权。



而且,中山奔腾公司、独领风骚公司从商标、宣传用语、颜色搭配、粉丝昵称等方面进行全方位的效仿,刻意制造与小米科技公司、小米通讯公司及其商品之间的模糊连接,属于以引人误解的方式进行商业宣传的行为,构成不正当竞争。

此外,麦大亮通过其个人身份,为中山奔腾公司、独领风骚公司实施的一系列商标侵权行为提供相应的便利条件,构成帮助侵权。

国家知识产权局高度重视商标恶意注册问题,特别是2019年11月1日施行的修改后的《商标法》第四条, 将打击恶意商标注册工作关口前移,在注册申请及审理阶段均采取有效措施对商标恶意注册进行严厉打击和规制。

✦ 针对惩罚性赔偿

《商标法》第六十三条规定,侵犯商标专用权的,需要进行赔偿。情节严重的,适用惩罚性赔偿,最高赔偿金额从侵权获利额的三倍增至五倍,惩罚力度有所加大。

《商标法》第六十三条

…对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

本案中,江苏省高级人民法院根据小米科技申请,按照3倍赔偿额度酌定该案的损害赔偿额,要求中山奔腾公司、独领风骚公司、麦大亮对小米科技公司、小米通讯公司赔偿5000万元及41.4198万元合理支出的诉讼请求应予以全额支持。

综上,本案所涉商标侵权纠纷是一起明确适用惩罚性赔偿的典型案例,也是近三年国内已公开商标侵权生效判决中的最高赔偿额,对行业内的商标权益纠纷处理具有指导性意义。


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海钧观点

站在中山奔腾公司角度看,明明使用的是自己的注册商标,结果却被判高达5000万元的惩罚性赔偿,这自然让其“意难平”。但应该注意到,中山奔腾公司除了注册“小米生活”外,还注册了“百事可乐PAPSIPAPNE”、“威猛先生WEIMENG”等商标,其抢注知名商标的主观“恶意”比较明显。

随着新《商标法》的实施,对于商标侵权适用惩罚性赔偿,违法成本大大增加,应该引起诸如中山奔腾公司这样的商标抢注企业重视,以免偷鸡不成反蚀把米。

而对于小米科技来说,面对同行的恶意抢注、侵权和不正当竞争行为,其都做出了积极应对,及时拿起法律武器进行维权,并最终赢得了胜利。小米科技此次胜诉,为其他企业提供了商标维权的榜样和信心。

很凑巧的是,就在本案宣判前一天,即2019年12月30日,杭州市中级人民法院认定小米通讯公司、小米科技公司的“米家”注册商标构成商标侵权,判决小米通讯公司承担1200万元损害赔偿责任,并承担联安公司维权合理开支103,767元,两项共计人民币12,103,767元。

可以看到,即便知识产权意识很强的小米科技,其在商标保护方面也并不总是“被损害者”,也存在商标注册和使用方面的侵权行为。如何在商标维权和商标侵权之间保持平衡,这需要知识产权及法律专业人士依据法律规定进行统筹布局和规划,以免顾此失彼。



结合以上,对于商标注册及保护,我们认为企业应该综合考虑以下因素:

一、企业在进行商标注册时需要考虑实际经营需求,恶意抢注他人所有的品牌或商标往往会适得其反。

二、企业在进行商标注册前,需要对自己的品牌进行布局保护。为全面保护企业拥有的品牌,在进行商标注册时,可以跨行业、跨类别进行注册保护,以满足品牌未来发展需求。

三、企业如需全面保护商标,防止被“搭便车”的行为发生,可进行防御性商标注册。如娃哈哈集团,不仅注册了“娃哈哈”商标,还注册了“哈哈娃”、“娃哈娃”等商标。

四、企业不仅需要将产品或服务的主商标及时注册进行保护,随着企业的发展和运营,如企业同时产生子品牌或拓展了其它商品、服务内容,对子品牌及相关商品、服务也应当及时进行商标注册,以进行保护。

五、在进行国内商标注册战略布局的同时,我们建议企业考虑海外发展需求。“品牌未动,商标先行”,根据企业实际运营情况及未来的发展规划,同时构建国内外商标体系。如果企业有国际化发展的规划,需尽快于该国家或地区进行商标注册保护,防止被海外其他企业抢注。




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